Znak towarowy nie tylko w kolorze

Europejski Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, odpowiedzialny za rejestrację znaków towarowych w trybie europejskim, zmienił wytyczne dotyczące ochrony znaków w wersji czarno-białej. Nowym zasadom będą podlegać zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Patentowego RP (UPRP) po 15 lipca 2014 r.

Czarno-biała rzeczywistość

Zmiany są efektem zacieśniania współpracy urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz OHIM w ramach „Programu konwergencji”, którego celem jest ujednolicenie praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie. W proces ten od początku zaangażowany jest również UPRP.

— Wspólna praktyka zawiera wytyczne w zakresie ochrony znaków towarowych czarno-białych, wypracowane w ramach projektu „CP4: Scope of protection of black and white marks”, wchodzącego w zakres „Programu konwergencji”. Wypracowane wytyczne mają pomagać przy określaniu podobieństwa i identyczności zarejestrowanych znaków czarno-białych (lub w skali szarości) i zgłoszonych znaków kolorowych w przypadkach pierwszeństwa, względnych podstaw odmowy i rzeczywistego używania. Ze stosowaniem wspólnej praktyki nie wiążą się żadne dodatkowe koszty dla zgłaszających w Urzędzie Patentowym RP — zapewnia Adam Taukert z UPRP.

Jednak zmiany w sposobie rejestracji w wielu przypadkach mogą mieć wpływ na strategie ochrony oznaczeń firmowych, a nowe wytyczne ograniczą ochronę znaków.

W użytku i poza użytkiem

Dotychczas, rejestrując znak czarno-biały, uzyskiwało się ochronę także na jego inne wersje, w kolorze czerwonym, niebieskim, w zestawieniu wielobarwnym itp. Teraz każda zmiana koloru znaku towarowego, dla którego wystąpiono o ochronę, powinna być rejestrowana osobno, ponieważ znak zarejestrowany jako biało-czarny (lub w odcieniach szarości) nie będzie już postrzegany jako identyczny z tym samym znakiem, ale w kolorze.

Istotne w sprawie jest także pojęcie „używania” — jeśli znak nie jest używany w sposób rzeczywisty, można go wygasić. W praktyce: gdy jedna firma zarejestruje znak towarowy czarno-biały, ale będzie używać go wyłącznie w wersji czerwono-niebieskiej, wówczas — po pięciu latach od uzyskania rejestracji — na wniosek innej firmy znak czarno-biały może zostać wygaszony.

Przedsiębiorstwo straci do niego prawa, właśnie z uwagi na jego nieużywanie w zgłoszonej czarno-białej kolorystyce, która zasadniczo różni się od używanej czerwono-niebieskiej. Dotychczas modyfikacje kolorystyczne dokonywane w trakcie używania znaku nie ograniczały jego ochrony. Marta Krzyśków-Szymkowicz zwraca uwagą na fakt, że firma, która zarejestrowała znak towarowy w kolorze czarno-białym lub w odcieniach szarości, nie musiała korzystać z tych kolorów.

Mogła w swojej działalności używać tego znaku w dowolnym kolorze, pod warunkiem że nie różnił się on od zarejestrowanej wersji w warstwie słownej i graficznej. Korzystanie z innej niż czarno-biała wersji kolorystycznej pozwalało udowodnić przed Urzędem Patentowym lub sądem, że znak był używany w sposób rzeczywisty. Dawało to firmom dużą swobodę w konstruowaniu strategii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej lub planowaniu działań marketingowych.

Zmiany w strategii ochrony

Teraz konieczne będzie opracowanie bardziej przemyślanych strategii marketingowych. A rejestrować będzie trzeba dokładnie takie oznaczenia, jakie będą faktycznie wykorzystywane. Wymaga to przewartościowania celów biznesowych i przygotowania właściwej strategii ochrony oznaczeń firmowych.

— W związku z nowymi wytycznymi, które będzie stosować także Polski Urząd Patentowy, może okazać się konieczne rejestrowanie większej ilości oznaczeń niż dotychczas, w zależności od potrzeb biznesowych, różnorodności portfolio produktów itp. Nie oznacza to, że należy zgłaszać wszelkie odmiany kolorystyczne znaku towarowego stosowane przez dane przedsiębiorstwo. Ale jeszcze przed zgłoszeniem znaku towarowego do ochrony należy rozważyć, jakie wersje kolorystyczne będą używane przez kolejne lata na produktach czy dla oznaczania świadczonych przez firmę usług. Każda znacząca zmiana kolorystyczna będzie wymagała dokonania nowego zgłoszenia, a zatem poniesienia dodatkowych kosztów — wyjaśnia Marta Krzyśków-Szymkowicz.