Kwestia używania cudzego znaku towarowego w internecie była już parokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Tym razem, w wyroku z 3 marca 2016 r. (sprawa C-179/15), TSUE zajął się problemem używania znaku towarowego w internecie po zakończeniu współpracy między licencjodawcą a licencjobiorcą.
Spór będący podstawą wyroku powstał między spółką Mercedes-Benz a firmą Együd Garage. Firmy te współpracowały od 2007 do 2012 r. Na mocy umowy Együd Garage miała prawo używania znaku towarowego Mercedes-Benz oraz umieszczania w ogłoszeniach (w tym w internecie) wzmianki o tym, że jest „autoryzowanym warsztatem Mercedes-Benz”.
Po zakończeniu współpracy firma Együd Garage, zgodnie z umową, dążyła do usunięcia wszelkich przypadków używania znaku Mercedes-Benz. Firma wystąpiła również pisemnie do podmiotów prowadzących szereg serwisów internetowych o usunięcie ogłoszeń online przedstawiających firmę jako „autoryzowany warsztat Mercedes–Benz”. Pomimo tych działań w internecie nadal były rozpowszechniane ogłoszenia zawierające tę wzmiankę.
W tych okolicznościach firma Mercedes-Benz pozwała byłego kontrahenta z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego. W wyniku postępowania przed sądem krajowym sformułowano pytanie prejudycjalne do TSUE. Trybunał musiał rozstrzygnąć, czy właściciel znaku towarowego (Mercedes-Benz) ma prawo występować przeciwko osobie trzeciej (firmie Együd Garage) wskazanej w ogłoszeniu w internecie, w sytuacji gdy ogłoszenie to nie zostało zamieszczone przez wskazaną w nim firmę ani w jej imieniu oraz gdy można uzyskać dostęp do tego ogłoszenia, mimo że wskazana w nim firma podjęła, w sposób, którego można od niej racjonalnie wymagać, działania w celu jego usunięcia.
Na podstawie powyższego przykładu TSUE stwierdził, że osoba trzecia wskazana w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie internetowym nie używa znaku towarowego (którego używania właściciel może zakazać),
gdy ogłoszenie to nie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią ani w jej imieniu, ani przez tę osobę trzecią lub w jej imieniu za zgodą właściciela, w sytuacji gdy ta osoba trzecia wyraźnie zażądała od podmiotu prowadzącego serwis internetowy, u którego zamówiła ogłoszenie, usunięcia tego ogłoszenia lub zawartego w nim znaku towarowego.
W wyroku Trybunał po raz kolejny wyznacza granicę pomiędzy używaniem znaku, którego właściciel może zakazać, a brakiem używania znaku. Daje również wyraźne wytyczne dla podmiotu, który posługiwał się znakiem w internecie, w jaki sposób może wykazać dowodowo dochowanie należytej staranności w zaprzestaniu używania znaku. Warto również podkreślić, że nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem prawa do znaku wówczas, gdy osoba trzecia nie brała udziału w zamieszczeniu ogłoszenia w internecie. © Ⓟ