Zasadzki licencji na znak towarowy

19-05-2011, 05:05

Uprawniony z tytułu prawa ochrony znaku towarowego może zawrzeć umowę licencyjną udzielając innej osobie upoważnienia do używania znaku. Umowa taka wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Fot. ARC
Zobacz więcej

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Fot. ARC

W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy na kogoś innego, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Praktyka pokazuje, że choć nie ma takiego obowiązku, warto wpisać licencję do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Różne rodzaje licencji

W zależności od zakresu korzystania ze znaku towarowego, licencja może być pełna lub ograniczona. Zasadą jest licencja pełna. Oznacza to, że jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie, jak licencjodawca.

Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym, a także jednoczesnego korzystania ze znaku przez uprawnionego z prawa ochronnego. Licencja jest wówczas niewyłączna.

Z licencją wyłączną mielibyśmy do czynienia, gdyby licencjodawca zobowiązał się do nieudzielania dalszych licencji. Może ona ponadto przewidywać, że licencjodawca sam zaniecha używania znaku towarowego. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Wymogi formalne

W umowie licencyjnej należy przede wszystkim wskazać znak towarowy, który ma być jej przedmiotem, licencjodawcę oraz licencjobiorcę. Umowa powinna również zawierać upoważnienie licencjobiorcy do używania wskazanego znaku towarowego.

Pozostałe postanowienia umowy licencyjnej podlegają zasadzie swobody umów, ograniczonej jednak poprzez właściwość stosunku licencyjnego, ustawę i zasady współżycia społecznego. Są to postanowienia dotyczące np. ewentualnych opłat licencyjnych, kontroli działań licencjobiorcy czy umieszczenia wzmianki o licencji w postaci oznaczenia „lic.”. Dużą rolę odgrywają postanowienia dotyczące obowiązku zachowania wysokiej jakości towarów oznaczonych licencjonowanym znakiem towarowym.

Opłaty licencyjne

Umowa licencyjna może być odpłatna lub nie. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje wówczas, gdy jest to przewidziane w umowie. Przy umowach licencyjnych spotyka się opłaty ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe.


Obowiązek używania znaku towarowego


Nabycie prawa do znaku towarowego wiąże się z obowiązkiem jego używania. Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej (pwp), prawo ochronne na znak towarowy wygasa między innymi na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 3 pwp, przez używanie znaku spełniające wymóg obowiązku używania rozumie się również jego używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czyli np. przez licencjobiorcę.

Umieszczanie wzmianki o licencji

Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego. Na żądanie licencjodawcy licencjobiorca jest zobowiązany wskazać, że używa znaku na podstawie licencji poprzez umieszczenie ww. oznaczenia.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych

Nie ma obowiązku zgłoszenia licencji do Urzędu Patentowego RP. Praktyka pokazuje jednak, że warto takiego zgłoszenia dokonać. Wpis umowy licencyjnej do rejestru znaków towarowych na podstawie art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) powoduje, że powstaje domniemanie prawdziwości wpisu i jego skuteczności wobec wszystkich (erga omnes) (por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 marca 2009 r., I ACa 1350/08).

Ponadto, uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym do znaku towarowego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Do rejestru znaków towarowych może zostać wpisana również sublicencja. Należy pamiętać jednak, że wpis licencji do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego.

Naruszenia umowy licencyjnej

Licencjodawca, zgodnie z art. 296 ust. 4 pwp, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej. Dotyczy to okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis ten stosuje się odpowiednio do sublicencji.

Ustanie stosunku licencyjnego


Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 1 w zw. Z art. 76 ust. 3 pwp). Jeżeli w umowie nie przewidziano okresu obowiązywania licencji, uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony.

Monika Kowalczyk
, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zasadzki licencji na znak towarowy