Od miesiąca powinna obowiązywać w Polsce nowelizacja Prawa własności przemysłowej, wymagana dyrektywą unijną 2015/2436. Zmiany dotyczące znaku towarowego państwa Unii Europejskiej muszą stosować jednolicie od 14 stycznia. Z harmonogramu prac legislacyjnych w naszym parlamencie wynika, że w tym tygodniu Sejm ma ustosunkować się do poprawek wniesionych do noweli przez Senat.
Nie tylko grafika
Dyrektywa zmieniła przede wszystkim definicję znaku towarowego. Zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny.
— Zmiana tej definicji wynika m.in. z postępu technologicznego. Pojawiają się nowe, niekonwencjonalne formy znaków towarowych, np. multimedialne, ruchome czy hologramy. Zniesienie wymogu przedstawienia ich graficznie oznacza w praktyce, że będzie możliwa rejestracja niemal każdego oznaczenia. Warunkiem jest, aby umożliwiało ono odróżnienie towarów czy usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego podmiotu, oraz by możliwa była prezentacja takiego oznaczenia w rejestrze znaków towarowych w sposób, który pozwala jednoznacznie określić przedmiot ochrony — mówi Karina Zielińska, adwokat z kancelarii CMS.
Przykładowo nie trzeba będzie składać znaków dźwiękowych do rejestru Urzędu Patentowego (UP) w postaci zapisu nutowego,a wystarczy złożyć plik w formacie mp3. W przypadku znaków multimedialnych może być to mp4. Zgodnie z nowelizacją znakiem towarowym może być zresztą znacznie więcej różnorodnych oznaczeń.
— Zrezygnowanie z graficznej przedstawialności znaków towarowych daje przedsiębiorcom możliwość uzyskania rejestracji na wiele nowych rodzajów oznaczeń. Po nowelizacji przepisów obok tradycyjnych form słownych, graficznych i słowno-graficznych będzie można wyróżnić znaki przestrzenne, znaki stanowiące kształt towaru lub usługi, kolor jako taki czy kompozycję kolorystyczną, znaki pozycyjne, znaki dźwiękowe, deseń, znaki ruchome, znaki multimedialne i hologramy — wylicza radca prawny Elżbieta Figat-Michalak, radca prawny prowadząca kancelarię pod swoim nazwiskiem.
Zwraca przy tym uwagę, że wymóg graficznej przedstawialności miał charakter techniczny i formalny, a po zmianach pozostałe przesłanki uzyskania ochrony nie zmienią się. Jednocześnie przewiduje, że na podstawie nowych przepisów raczej nie dojdzie do rejestracji znaków smakowych i zapachowych.
— Rezygnacja z prezentacji w formie graficznej nie zwalnia bowiem zgłaszającego od obowiązku przestawienia znaku w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony — tłumaczy swoje wątpliwości Elżbieta Figat-Michalak.
Marek Oleksyn, radca prawny z kancelarii CMS, wyjaśnia, że intencją tej zmiany ze strony prawodawcy unijnego jest to, aby formy oznaczeń odróżniających znaki towarowe były możliwie najbardziej szerokie i nadążały za dynamicznie zmieniającym się rynkiem.
— Przyjmujemy to jako prawną liberalizację zasad zgłaszania znaków do rejestru. Rzeczywistość pokaże, jaka będzie praktyka i czy przedsiębiorcy będą decydować się na oznaczenia odróżniające ich produkty na rynku w nowych formach, czy raczej poprzestaną na oznaczeniach słownych, graficznych lub słowno-graficznych. Unijna reforma znosi po prostu pewne bariery ustawowe co do sposobu przedstawiania znaków towarowych — mówi Marek Oleksyn. Karina Zielińska wspomina, że gdy tylko unijne przepisy otworzyły drogę do korzystania z możliwości, jakie niesie rozwój
technologiczny, natychmiast pojawiły się zgłoszenia multimedialnych znaków towarowych.
— Było zatem pewne zapotrzebowanie na zliberalizowanie dotychczasowych zasad. Teraz forma graficzna będzie nadal dopuszczalna, ale nie wymagalna — podkreśla przedstawicielka CMS.
— Nowe możliwości początkowo mogą spotkać się z dużym zainteresowaniem. Niemniej tradycyjne formy oznaczania znaków prawdopodobnie pozostaną wiodące i to one będą przesądzać o tym, że dany towar będzie uznawany za pochodzący od danego przedsiębiorcy. Dodatkowe elementy mogą stanowić pewne uzupełnienie, np. dla oznaczenia jakiejś submarki produktu lub jako dodatkowy element w kampanii reklamowej. W każdym razie tworzy się pole do bardzo kreatywnego wyróżniania na tle innych oznaczeń. Z pewnością jednak nie jest to rewolucja w systemie ochrony znaków towarowych — ocenia Marek Oleksyn.
Ciągłość ochrony
Niezwykle praktyczna i korzystna dla interesów właścicieli znaków towarowych będzie inna zmiana, dotycząca czasu ich ochrony. Trwa ona 10 lat i żeby ją kontynuować, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Urzędu Patentowego (UP), wnieść opłatę i dopiero wtedy urząd wydaje decyzję o przedłużeniu (lub nie) okresu ochronnego na kolejne 10 lat. Nowelizacja sprawi, że wystarczy tylko uiścić opłatę, o czym UP przypomni uprawnionemu do znaku z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomi o kończącej się ochronie i o obowiązku zapłaty za kolejną.
— Jest to duże ułatwienie. Obecnie, gdy przedsiębiorca zapomni o upływie okresu ochronnego i nie złoży wniosku o jego przedłużenie, ochrona kończy się. Co prawda przepisy dają mu kilka dodatkowych miesięcy na te formalności, ale gdy i one miną, prawo ochronne na znak towarowy wygasa całkowicie — tłumaczy Karina Zielińska.
Marek Oleksyn dodaje, że ta pozornie drobna zmiana może ocalić niejeden znak towarowy.
— Jest wiele przypadków, w których przedsiębiorcom umyka termin ochrony. Gdy nie można jej przywrócić, straty dla firmy są oczywiste. Utrata prawa ochronnego na znak towarowy ma bezpośredni wpływ np. na wartość firmy. Nowela powinna zatem zwiększyć bezpieczeństwo obrotu — zauważa radca prawny Marek Oleksyn. Nowelizacja zapowiada też nowe uprawnienia w walce z niedozwolonymi praktykami.
— Otworzy nowy front do walki z podróbkami. Na mocy znowelizowanego art. 296 ust. 3 Prawa własności przemysłowej, uprawniony do znaku towarowego będzie mógł wystąpić z roszczeniami cywilnymi — z tytułu naruszenia — do podmiotów wynajmujących powierzchnie handlowe, w których prowadzony jest obrót podrobionymi towarami. Tak bowiem należy rozumieć ustawowe określenie „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy". Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, jest to „dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych" — mówi Elżbieta Figat-Michalak.
Ryzyko najemców
Jej zdaniem to dobra wiadomość dla właścicieli znaków towarowych, bo zwiększa się katalog osób, do których mogą oni kierować roszczenia. Tym samym uzyskają nowe możliwości walki z obrotem podróbkami.
— Niejednokrotnie ułatwi to również ustalenie podmiotu odpowiedzialnego. Z drugiej strony zwiększy się ryzyko prowadzenia działalności po stronie najemców i dzierżawców przestrzeni handlowych. Jeżeli na wynajmowanym stanowisku handlowym będą sprzedawane „podróbki", wynajmujący może zostać wezwany przez właściciela znaku do zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub naprawienia szkody, którą poniósł uprawniony do znaku towarowego — wyjaśnia Elżbieta Figat-Michalak.
Dzięki noweli przedsiębiorca otrzyma prawo do zakazania podjęcia czynności przez inny podmiot zmierzających do złamania prawa. Będzie to możliwe, gdy zaistnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, na których jest umieszczony znak, miałyby być użyte do określonych towarów z naruszeniem prawa ochronnego właściciela znaku.
— Będzie on mógł żądać zaniechania umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym na takich opakowaniach, etykietach czy metkach, oraz wprowadzania ich na rynek, także importu czy eksportu. Proceder organizowania obrotu podrabianymi towarami polega na tym, że w celu utrudnienia skutecznej ochrony znaku towarowego oddzielnymi kanałami, dystrybuowane są opakowania produktu (np. butelki), a oddzielnymi — same kwestionowane towary. Nowelizacja prawa w tym
Uprawnienia licencjobiorcy
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń praw do znaku towarowego będzie przysługiwało nie tylko jego właścicielom, ale też, w szerszym niż dotychczas zakresie, licencjobiorcom. Jeżeli umowa licencyjna nie będzie stanowiła inaczej, to każdy licencjobiorca będzie mógł podjąć takie działania za zgodą właściciela znaku. Natomiast licencjobiorca wyłączny będzie miał prawo wystąpić z takim powództwem także wówczas, gdy właściciel znaku — pomimo wezwania przez licencjobiorcę — nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie znaku. zakresie powinna utrudnić takie praktyki — wyjaśnia Karina Zielińska.
— Głównym środkiem ochrony jest powództwo cywilne, a podstawowym roszczeniem — żądanie zaniechania naruszania znaku towarowego. Takie procesy często trwają jednak długo. Dlatego dla skutecznej ochrony w wielu przypadkach kluczowe jest uzyskanie zabezpieczenia na czas trwania procesu. Na podstawie postanowienia sądu okręgowego, po uprawdopodobnieniu przez powoda naruszenia prawa oraz jego interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, pozwany może zostać zobowiązany m.in. do zaprzestania używania znaku towarowego w czasie trwania postępowania. To ważne, bo po dwóch, trzech latach procesu sądowego skutki naruszeń mogą okazać się nieodwracalne — podkreśla Marek Oleksyn.
Przypomina, że przedsiębiorcy muszą dobrze przemyśleć, czy wytaczać taki proces. Jeśli okaże się, że powództwo nie było zasadne, zabezpieczenie upada. Wtedy przegrany w sądzie powinien liczyć się z możliwością wystąpienia przez pozwanego z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia, a wynikającej z bezpodstawnego zakazania używania spornego oznaczenia przed wydaniem prawomocnego wyroku.
Opłaty za przedłużenie ochrony
Obecnie przedsiębiorca wnosi dwie opłaty za przedłużenie okresu ochronnego na znak towarowy. Jedna, od wniosku w tej sprawie, wynosi 200 zł. Druga, uiszczana od każdej klasy towarów, to 400 zł. Jeśli np. znak jest zarezerwowany dla towarów z dwóch klas klasyfikacji nicejskiej, koszt ubiegania się o kontynuację ochrony sięgnie 1000 zł. Po zmianach powinna zatem zniknąć opłata od wniosku o przedłużenie ochrony, gdyż na podstawie znowelizowanych przepisów nie trzeba będzie go składać.